Área de clientes
En muchas ocasiones nos encontramos con casos en los que quién tiene una marca registrada descubre que un tercero también está utilizando esa misma marca en el mercado y para productos y servicios iguales o similares. Por esta razón, hoy vamos a hablar sobre las sanciones por el uso indebido de marca registrada.
USO INDEBIDO DE MARCA REGISTRADA
En este sentido, podemos considerar como uso indebido de marca registrada cuando un tercero utiliza un signo distintivo similar a una marca registrada sin la debida autorización de su titular, para productos o servicios semejantes.
También hay uso indebido de marca registrada cuando ese tercero utiliza un signo distintivo similar a la marca registrada en base a un derecho adquirido con posterioridad al registro de marca.
En definitiva, se trata de la utilización ilegítima que otros hacen de un signo igual o similar, para productos o servicios iguales o semejantes, sin tener ningún derecho previo o autorización del titular de la marca registrada y generando, por consiguiente, un riesgo de error, confusión o asociación en el público.
Acciones por violación al uso del derecho de marca
Cuando nos encontramos ante un caso de uso indebido de marca registrada, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establece que el titular de dicha marca podrá ejercitar ante los Tribunales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen sus derechos.
Además, podrá solicitar que lleven a cabo las medidas necesarias para salvaguardar su derecho de marca.
Este ejercicio de acciones se encuentra amparado por el derecho de exclusiva y excluyente que el titular ostenta sobre su marca. Es decir, el titular tiene la exclusividad a utilizar su marca en el mercado en los productos o servicios que se encuentre registrada y, también puede prohibir que terceros, sin su consentimiento, la utilicen en el trafico económico.
En concreto, dicho titular podrá prohibir, en particular, según lo establecido en el art. 34 Ley de Marcas, los siguientes actos:
- Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- Importar o exportar los productos con el signo.
- Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
- Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.
Así se podría solicitar ante los Tribunales frente a quien viene usando la marca en el tráfico económico sin autorización de su titular.
Además, en el ejercicio de dicha acción, el titular también estará legitimado para exigir la oportuna indemnización por daños y perjuicios que por el uso indebido de marca registrada se le ha causado. Así lo establece el art. 42 LM, fijándose la posibilidad de exigir tanto los daños efectivamente causados como los beneficios dejados de obtener (daño emergente y lucro cesante).
Asimismo, se establece que, en todo caso y sin necesidad de más prueba, si la Sentencia determina la existencia de violación del derecho de marca, se obtendrá una indemnización equivalente al 1% de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia del uso de la marca.
Plazo para ejercer acciones legales.
El art. 45 LM señala un plazo de cinco años para el ejercicio de la acción anteriormente referida. Es por ello que si en dicho plazo, el titular de la marca ha consentido a un tercero su uso, no podrá, pasado el plazo indicado, ejercitar acciones frente a él.
SANCIONES POR USO INDEBIDO DE MARCA REGISTRADA
Las sanciones por uso indebido de marca registrada dependen del caso en concreto en el que nos encontremos. No obstante, en términos generales, las principales consecuencias que se impondrán al infractor serán precisamente las medidas que haya solicitado el titular de la marca en su demanda. Dichas acciones pueden ser las siguientes:
- Obligación a cesar en el uso de productos o servicios ofrecidos bajo el nombre de la marca.
- Pago de una indemnización de daños y perjuicios, la cual variará según las circunstancias del caso.
- Medidas necesarias para evitar que se siga cometiendo la infracción.
- Retirar del mercado todos los productos o servicios comercializados bajo el nombre de la marca infringida, así como la publicidad que haga referencia a dicha marca.
Además, es muy habitual que entre dichas sanciones también se condene al infractor, no sólo a la cesación de los actos de violación de la marca, sino también el pago de una multa por la cantidad de 600.-€ por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de dicha multa así como el plazo para el pago de la misma se fijará en ejecución de Sentencia.
EVITAR USO INDEBIDO DE MARCA REGISTRADA
Para evitar casos como estos de uso indebido de marca registrada, nuestra recomendación principal siempre será, primero, que tengamos nuestra marca debidamente registrada. No contar con un signo distintivo registrado nos dejará sin herramientas de actuación ni recursos para iniciar cualquier tipo de reclamación.
Por tanto, lo más importante es que tengamos protegido nuestro signo distintivo con su registro válido ante la OEPM o la EUIPO, pues las marcas europeas son plenamente efectivas en España.
Y en el caso de que ya dispongamos de tal registro, pero localicemos un uso indebido de nuestra marca registrada por parte de un tercero y sin nuestra autorización, recomendamos que ejerzas tus derechos como titular. Esto son los pasos a seguir que recomendamos:
- En primer lugar, es conveniente que previamente intentemos solventar este problema por vía de acuerdo amistoso, mediante el envío de un requerimiento por burofax dirigido al infractor solicitándole que cese en el uso de nuestra marca.
- Si con la anterior vía de actuación no obtenemos resultado de éxito y las negociaciones con el infractor no son satisfactorias, nuestra recomendación es iniciar las acciones judiciales pertinentes solicitando que ejerciten las acciones a las que hemos referencia anteriormente.