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Tanto la solicitud como la marca puede ser objeto de licencia sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Su regulación viene determinada en el art. 48 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas. En el presente artículo veremos los aspectos fundamentales que debemos saber sobre el contrato de licencia de marca, la licencia de marca registrada y la licencia de uso de marca.
Contrato de licencia de marca
La licencia de marca es un contrato mediante el cual el titular de una marca (licenciante) cede a un tercero (licenciatario) los derechos de uso y explotación de su marca en el mercado, a cambio del pago de un precio o canon.
Ello no significa que el titular transfiera definitivamente la titularidad de su marca. Se trata de permitir utilizar la marca a la otra parte sin que se transfiera la propiedad de la marca.
Es primordial la redacción de un buen contrato donde se recojan todas las cláusulas que marcarán la relación entre las partes. En Garrido y Doñaque como expertos en el ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial podemos ayudarte en este proceso para garantizarte la negociación y redacción del contrato de licencia de marca que mejor se avenga a tus intereses.
Ley de marcas
Como condiciones fundamentales que deben incluirse en el contrato de licencia de marca, según las determinaciones que establece la Ley de Marcas al respecto podemos señalar las siguientes:
- Información sobre las partes del contrato.
- Duración: es importante acordar por cuánto tiempo la licencia tendrá validez. Lo normal es que se establezca un plazo de años con posibilidad de prórroga.
- Exclusividad: habrá que determinar si el licenciatario tiene un uso exclusivo o no sobre la marca.
En este caso, si no se estableciera nada, se entiende que la licencia es no exclusiva.
- Ámbito territorial: la licencia de marca puede extenderse a todo el territorio español, o bien, solo a una parte. Lo mismo ocurre en el caso de marcas europeas o internacionales.
- Contenido: también se puede pactar que la licencia de la marca sea sobre todos o solo una parte de los productos o servicios que ofrezca la marca.
- Precio y forma de pago: es importante fijar un precio acorde a la importancia de la marca y de los ingresos a percibir por el licenciatario.
- Capacidad de cesión: las partes pueden pactar que el licenciante pueda pactar sublicencias de la marca a terceros.
- Finalidad: para la que se realizará la licencia de la marca.
- Cláusula de confidencialidad: si compartimos información importante sobre nuestra marca a la otra parte podemos acordar guardar secreto de dicha información.
Oficina Española de Patentes y Marcas
Dicho contrato de licencia de uso de marca debe ser otorgado por todos los titulares de la marca. Recomendamos que éste se inscriba en la Oficina Española de Patentes y Marcas a través de una solicitud. Con esta inscripción, la licencia de marca tendrá constancia de cara a terceros.
Esta solicitud la puede presentar cualquiera de las partes y es esencial que se aporte una copia del contrato de licencia de uso de marca o documento de licencia con las características principales pactadas y el pago de la tasa correspondiente.
Licencia de marca registrada
Cabe destacar que pueden ser objeto de licencia tanto una solicitud de marca como una marca registrada. Así lo determina la propia Ley de Marcas.
La licencia de marca registrada se lleva a cabo por el otorgamiento de un contrato de las características que hemos expuesto anteriormente.
Igualmente, en el caso de que la licencia verse sobre la solicitud de la marca, el proceso de negociación y redacción del contrato es el mismo con las mismas cláusulas a incluir. La única diferencia es que la licencia de marca se otorga sobre la solicitud y no sobre la marca ya registrada y en vigor de sus derechos.
No obstante, una vez la marca supere el proceso de solicitud, y sea concedida, la licencia ya se tendrá sobre la propia marca registrada, a pesar de que el contrato se otorgara con anterioridad a su concesión.
El problema surgiría en el caso de que la marca fuera denegada, pues provocaría directamente la nulidad de la licencia.
Licencia de uso de marca
El licenciatario podrá hacer pleno uso de la marca en el desarrollo de su actividad económica respetando siempre las clausulas acordadas en el contrato de licencia de marca.
Así, es importante señalar las obligaciones generales a las que están sujetas cada una de las partes:
Obligaciones del licenciante:
- Autoriza el uso de la marca (exclusivo o no exclusivo)
- Mantener en vigor el registro de la marca, solicitando las renovaciones necesarias ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Interponer las acciones judiciales o extrajudiciales pertinentes contra terceros en el caso de violación del derecho sobre la marca.
- Control de calidad de la marca
Obligaciones del licenciatario:
- Cumplir las medidas de control de la marca indicadas por el licenciante
- Informar al licenciante sobre posibles violaciones del derecho de uso de la marca.
- Mantener el goodwill de la marca licenciada
- Cumplir con el pago pactado en el contrato a favor del licenciante.
- Cumplir con las exigencias sobre calidad y uso de la marca que se hayan pactado.
En Garrido y Doñaque podemos ayudarte para iniciar los trámites de negociación y redacción de la licencia de tu marca y su correcta inscripción ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y confiar que su tramitación legal queda en buenas manos, ya que somos expertos en este ámbito del Derecho de la Propiedad Industrial.