LEY DE MARCAS ESPAÑOLA

Ley de marcas BOE

El régimen legal español de la marca y del nombre comercial se regula por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tal y como ya hemos venido indicando a lo largo de otros artículos del blog.

Pero el pasado 14 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre, sobre transposición de directivas en materia de marcas.

Esta reforma introduce modificaciones importantes y su finalidad es armonizar la normativa española vigente con la Directiva europea 2015/2436. Su objetivo ha sido aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Os facilitamos el enlace web de la Ley de Marcas española en la página web oficial del Boletín Oficial del Estado: (ley de marcas boe), texto debidamente consolidado.

 

Ley de marcas resumen

Al haber analizado ya en artículos anteriores muchas de las características básicas de los signos distintivos según lo establecido por la propia ley de marcas española, creemos importante analizar aquí brevemente aquellas novedades principales introducidas por esta reforma, la nueva ley de marcas:  

• Nulidad y caducidad de la marca: se le otorga competencia directa a la OEPM para declarar la nulidad o caducidad de la marca. Pero ello no será aplicable hasta el 14 de enero de 2023.
• Eliminación del requisito de representación gráfica en el concepto de marca: permite el registro de una gama más amplia de signos distintivos no habituales. Por ejemplo, las marcas olfativas.
• Concepto de marca y nombre comercial renombrado: desaparece la distinción entre marcas notorias y renombradas, unificándolas en el concepto de marcas renombradas.
• Uso de la marca: se establece la posibilidad de que el solicitante pueda exigir la prueba de uso de la marca anterior en el procedimiento de oposición.
• Mayor protección de las denominaciones de origen (DO) e indicaciones geográficas (IG).

 

La introducción de estas novedades en la reforma de la ley mencionada ha dado lugar a una ley de marcas actualizada acorde a la normativa europea.

 

Artículo 5 Ley de Marcas

Debemos incidir especialmente en este artículo 5 de la Ley de Marcas, ya que se trata de un precepto de vital importancia al regular las prohibiciones absolutas del registro de marcas.

Se consideran prohibiciones absolutas, es decir, que no pueden ser marcas los siguientes signos o denominaciones:

• Las que no puedan considerarse como marca o carácter distintivo. O cuando son eufónicas o demasiado simples. Ej.: “Gran feria del hogar” (clase 35).
• Que sean genéricas o descriptivas: por ejemplo, “Solventa tu deuda” para la clase 36.
• Que tenga una forma o características que vengan impuestas por la naturaleza del propio producto o que produzcan un resultado técnico que den un valor esencial al producto.
• Los que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
• Los puedan inducir al público a error.
• Que correspondan a denominaciones de origen, indicaciones geográficas, los términos tradicionales de los vinos o especialidades tradicionales protegidos por normativa nacional, europea o internacional. Por ejemplo, “Primo de Lanzarote” para vinos, clase 33.
• Que incluyan insignias, emblemas o escudos oficiales.
• Que incluyan insignias, emblemas o escudos no oficiales pero sí de interés público.

Este listado de prohibiciones establece la imposibilidad de registrar un signo como marca, al considerarse que no cumple con el concepto de marca expresado en el art. 4 de la Ley de marcas española.

La OEPM se encarga de examinar de oficio las prohibiciones absolutas de las solicitudes de registro y, además, también pueden ser objeto de oposición. En el procedimiento español, la oposición no solo se puede basar en motivos relativos (los que veremos a continuación), sino que se puede alegar también el carácter inapropiable del signo. El signo que se haya solicitado con alguna de estas prohibiciones deberá ser denegado de plano por la OEPM.

 

Artículo 6 Ley de Marcas

Para que una marca pueda acceder al registro de marcas, debe pasar un segundo filtro, el que refiere el artículo 6 de la ley de Marcas, las prohibiciones relativas.

Estas prohibiciones atienden a la registrabilidad del signo en función de posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores, bien sea una marca registrada prioritaria, marca renombrada, nombre civil, derechos de propiedad intelectual, etc.

Es decir, el signo distintivo en sí es susceptible de registro y protección, pero el hecho de que existan derechos anteriores hace que el signo no sea apto para conceder su registro, por riesgo de confusión.

Están regulados en los artículos 6 a 10, aunque el supuesto más común es que ya exista una marca o nombre comercial prioritario que presente oposición, lo que se regula en el art. 6.

Así, establece dicho artículo 6.1 de la ley de Marcas que:

“No podrán registrarse como marcas los signos:

1. a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
2. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”

Por tanto, en el caso de doble identidad de los signos y en su ámbito aplicativo, el apartado a) no requiere la concurrencia del riesgo de confusión. Y en el caso referido del apartado b), lo que exige la ley es la concurrencia de estos tres requisitos:

• La semejanza entre los signos
• La similitud de los productos y servicios
• La existencia de un riesgo de confusión en el publico

Como decimos, estos tres elementos deben de concurrir de forma conjunta en una marca para que se pueda aplicar dicho art. 6.1 b) de la Ley de Marcas.

Es necesario valorar la similitud  y/o diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas para posteriormente realizar una valoración de conjunto o global sobre el grado de similitud o diferencia entre las marcas en conflicto.

Por ello, la clave no es si las marcas son únicamente similares es uno de los aspectos mencionados sino el grado o nivel de similitud o diferencia desde una perspectiva del conjunto de los signos. Además, dicho análisis también comporta el análisis en el ámbito aplicativo al que están destinados los signos enfrentados.

Asimismo, y teniendo en cuenta estas circunstancias, habría que entrar a valorar el riesgo de confusión en el público al que se refiere dicho precepto. Se entiende por riesgo de confusión el hecho de que el público pueda confundir el signo con una determinada marca. Este riesgo conlleva a que el público también pueda tener un riesgo de asociación, que es aquel supuesto en el que el público consumidor establece un vínculo entre los titulares del signo y de la marca y los confunde pensando que provienen de un mismo origen empresarial, cuando no es así.

En cuanto al segundo apartado de dicho precepto, se señala qué ha de considerarse como “marca anterior” a fin de poder determinar la denegación del registro de la solicitud de la marca posterior, siempre y cuando el titular de las marcas anteriores formule la correspondiente oposición y concurran lo requisitos que hemos visto del apartado 1.

Son marcas anteriores:

1. Las marcas ya registradas con una fecha de presentación o prioridad anterior a la solicitud del registro y que se encuentre en una de estas categorías:

– Marcas española: marca nacional concedida por la OEPM.

– Marcas europeas: marcas concedidas por la EUIPO.

– Marcas internacionales que surtan efectos en España.

2. Las marcas europeas registradas que aún teniendo una fecha de presentación posterior a la solicitud de registro, hayan reivindicado válidamente la antigüedad de una marca española o de una marca internacional con efectos en España. La fecha de esta antigüedad tiene que ser anterior a la fecha de presentación del signo en cuestión.
3. Las solicitudes de marcas reseñadas en los números 1 y 2 siempre que resulten finalmente concedidas.
4. Las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean “notoriamente conocidas” en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París.