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EN QUÉ CONSISTÍA LA ACUSACIÓN DE ADIDAS.
En fecha 17 de octubre de 2016, la representación ADIDAS ESPAÑA S.A.U. interpone demanda contra SCALPERS FASHION S.L., SCALPERS FASHION BARCELONA S.L., SCALPERS PALMA S.L., TAYLOR STYLED S.L. y TORGA Y PALLARES S.L., con la intención de que se declare que las demandadas han cometido actos de competencia desleal contra ADIDAS ESPAÑA S.A.U. con la comercialización de las zapatillas que imitan al modelo Stan Smith de Adidas.
El caso de Adidas frente a Scalpers se basa en que la demandante alega que Scalpers ha cometido actos de competencia desleal regulados en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal – en adelante LCD -, en particular, el artículo 6 LCD – actos de confusión -; el artículo 10.d) LCD – actos de comparación desleal -; el artículo 11.2 LCD – actos de imitación desleal – y el artículo 12 LCD – actos de explotación de la reputación ajena -, por la explotación de zapatillas que copia descaradamente el modelo icónico Stand Smith de Adidas.
Competencia desleal
En la primera sentencia de Adidas contra Scalpers, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid nº 407/2018, de 20 de diciembre de 2018, se aborda la existencia de los actos de competencia desleal de manera muy amplia, consistente en los actos de imitación desleal de los artículos 6, 10, 11 y 12 LCD.
La sentencia de primera instancia, a este respecto entiende que el modelo de zapatillas Stan Smith de Adidas corresponde con las “clásicas zapatillas blancas de tenis presentes en el mercado desde hace décadas y comercializadas en la actualidad por numerosos competidores, entre los que se encuentra Scalpers.
Estas circunstancias, como explicaremos, conducen inexorablemente a la conclusión de que el modelo de zapatillas Stan Smith carece de singularidad competitiva, por mucho que la implantación de la tendencia de este tipo de zapatillas blancas de tenis haya podido tener su origen en Adidas o que tenga éxito comercial debido a la «exitosa estrategia de marketing puesta en práctica por Adidas en 2011.”
En primer lugar, en relación con el artículo 6 LCD, la demandada intenta demostrar que su modelo de zapatillas tiene singularidad competitiva – esto es, que las zapatillas tienen rasgos que las diferencian de las prestaciones habituales en ese mercado, de modo que el consumidor pueda identificarlas y reconocerlas, atribuyéndole una determinada procedencia empresarial -.
Sin embargo, el juez entiende que la prueba aportada por la demandante se trata de una representación engañosa de la realidad, ideado para crear confusión en el órgano judicial, puesto que la prestación imitadora únicamente generará riesgo de asociación o confusión siempre y cuando la prestación imitada posea singularidad competitiva, cosa que no se da en el presente caso.
Lo anterior es así, puesto que la demandada tiene una marca notoria, o cuanto menos distintiva para identificar sus productos de la moda masculina. La denominación y logotipo de Scalpers (la calavera) está fijada en las zapatillas en todas sus caras visibles.
Debido a ello, la jurisprudencia entiende que el empleo de denominaciones con fuerza distintiva elimina la existencia de cualquier confusión desleal.
El juez entiende que las zapatillas controvertidas están exclusivamente identificadas con las marcas notorias de Scalpers, motivo por el cual es improbable que el consumidor haga una conexión entre las zapatillas de Scalpers y las de Adidas, beneficiándose del poder de atracción de las marcas de la demandante y de su reputación y esfuerzo comercial.
En segundo lugar, en cuanto al aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno (artículo 11.2 LCD) y de explotación de la reputación ajena (artículo 12 LCD), el núcleo central gira entorno a la “evidente intención” de Scalpers de imitar las zapatillas de Stan Smith de Adidas.
El juez descarta cualquier acto de aprovechamiento y/o explotación de la reputación ajena, puesto que las zapatillas controvertidas de Scalpers han sido objeto de un proceso creativo propio, siguiendo la tendencia o moda de otras zapatillas blancas de tenis.
Durante el proceso judicial, se evidenció que Scalpers no ha tomado el modelo Stan Smith de referencia, sino también otros productos competidores de otras firmas, como Lacoste, Gucci, Mango, D&G, Saint Laurent, etc.
Tampoco pudo Adidas demostrar mediante ninguna prueba la acreditación de que Scalpers haya tenido un ahorro significativo en la fabricación y comercialización de las zapatillas controvertidas, ni tampoco se explica en qué consistirían esos supuestos ahorros significativos.
El juez valora que Scalpers tiene una presencia en medios muy relevante; es muy activa en la promoción distinguidos bajo sus marcas notorias; tienen una red comercial muy importante y ha tenido su propio proceso creativo para el desarrollo de las zapatillas controvertidas, soportando sus propios costes.
Por lo tanto, la resolución adidas y scalpers concluye que los actos realizados por la demandada no incurren en actos de confusión, ni de aprovechamiento y/o explotación de la reputación ajena.
Imitación
En primer lugar, para considerar los actos de imitación del artículo 11.2 LCD en el caso de Adidas frente a Scalpers, es necesario tener presente tres circunstancias muy concretas:
- La existencia de una “imitación”, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina “singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial”, que puede identificarse por un componente o varios elementos.
- Que la conducta recaiga sobre creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales); los productos y/o servicios o sobre características propias de éstos.
- La exigencia de idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o, en su caso, el aprovechamiento indebido de la reputación – que exige que se haya previamente ganado por el actor – o esfuerzo ajeno.
El presente caso abarca el mercado de la moda o de prestaciones de servicios en los que la palabra “tendencia” marca un plus añadido, de cómo se desarrolla la actividad de las diferentes empresas que se dedican a la realización de zapatillas.
En el presente caso el juez entiende que “las características generales de las zapatillas STAN SMITH de ADIDAS son coincidentes con las características que presentan un gran número de fabricantes de zapatillas presentes en el mercado, que siguen un patrón similar con arreglo a las tendencias de la moda, que es lo que vienen a sostener las demandadas para negar esa singularidad competitiva”.
Por lo anterior “no puede otorgarse sin más al modelo de zapatillas STAN SMITH la singularidad competitiva que se pretende, por mucho que la implantación de la tendencia de este tipo de zapatillas blancas de tenis haya podido tener su origen en ADIDAS o que tenga éxito comercial debido a una exitosa estrategia de marketing puesta en práctica por ADIDAS en 2011 en cuestiones que no son discutidas por la parte demandada”.
El juez concluye en que las tendencias y las generalidades en los diseños de las zapatillas implica que los productos imitados siguen las tendencias de la moda y se encuentran en la línea del calzado deportivo elaborado por otras marcas, por lo que no existen rasgos diferenciales para considerar que estén dotados de singularidad competitiva.
Por todo lo anterior, en la sentencia adidas y scalpers el juez desestimó íntegramente la demanda interpuesta por ADIDAS ESPAÑA S.A.U. contra SCALPERS FASHION S.L., SCALPERS FASHION BARCELONA S.L., SCALPERS PALMA S.L., TAYLOR STYLED S.L. y TORGA Y PALLARES S.L.
RESOLUCIÓN DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID SOBRE EL CASO ADIDAS Y SCALPERS.
Tras la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, ADIDAS ESPAÑA S.A.U. interpuso recurso de apelación, dando lugar a la reciente segunda sentencia de Adidas contra Scalpers nº 581/2023, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, dictada el 6 de octubre de 2023.
El Tribunal ha desestimado la apelación interpuesto por ADIDAS ESPAÑA S.A.U., contra la sentencia del Juzgados de lo Mercantil nº 8 de Madrid, confirmando íntegramente la expresada resolución.
Desestimación.
La resolución entre Adidas y Scalpers vuelve a desestimar las pretensiones de la recurrente, basándose en los mismos hechos y valoraciones que las realizadas por el juez de primera instancia.
El Tribunal entiende que la sentencia objeto de recurso realiza un análisis muy amplio del contenido de la demanda y de la contestación, abordando la existencia de los actos de competencia desleal consistente en actos de imitación desleal conforme al artículo 11 LCD.
Adidas insiste en que el modelo Stan Smith es un “icono tendencial” de diseño de zapatilla de tenis vintage, dotados de unos elementos característicos clave, tales como:
- Zapatilla blanca de puntera redondeada.
- Piezas laterales con pespuntes y perforaciones.
- Zona de atado con 2 hileras y 7 ojales.
- Solapa de prolongación de la puntera con logo en extremo libre.
- Base inferior de 4 zonas.
- Talón con refuerzo superior en otro color y logo en contrate.
- Banda vertical de unión de piezas laterales en talón.
- Suela con distribución de pequeños cilindros según líneas paralelas, reborde perimetral continuo y estrecho, bandas continuas y estrechas y logotipo aproximadamente en el centro.
Además, Adidas hace énfasis en que la adquisición de unas zapatillas Stan Smith responde a un ánimo de adquirir las mismas como tendencia del mercado de moda.
Sin embargo, el Tribunal, como también alegó el juez de primera instancia, entiende que las zapatillas ofrecidas por la recurrente y la demandada corresponde a una tendencia de moda, puesto que hay una multitud de marcas que ofrecen zapatillas que coinciden en todo o en parte con las características alegadas como diferenciales y singulares por Adidas.
El Tribunal entiende que dentro de las zapatillas de tenis vintage, todas ofrecen elementos diferenciadores dentro del margen de permisibilidad que la ley otorga de la libertad de imitación, incluyendo las zapatillas de Scalpers.
La demandada dota a sus zapatillas de tenis vintage de cierta singularidad a su diseño dentro del margen de maniobra de la libertad de imitación, incorporando a la misma, en los laterales, tanto la marca Scalpers como el logo insignia – la calavera -, dando un diseño diferente a la solución del talón en el modelo de zapatilla destinado al mercado de la mujer.
El Tribunal entiende que Adidas incurre en una confusión entre originalidad y singularidad, puesto que las características generales de las Stan Smith son coincidentes con las características que presentan un gran número de fabricantes de zapatillas en el mercando, no existiendo esa “singularidad competitiva”.
Por consiguiente, no puede otorgarse sin más al modelo Stan Smith de Adidas una singularidad competitiva que se pretende, por mucho que la implantación de la tendencia de ese tipo de zapatilla haya podido tener su origen en Adidas o por la exitosa estrategia de marketing que realizó Adidas en el año 2011.
Por todo lo anterior, resulta que los productos imitados siguen las tendencias de la moda y se encuentran en la línea del calzado deportivo elaborado por otras marcas, por lo que no existen rasgos diferenciales para considerar que estén dotados de singularidad competitiva.
Únicamente se plantea duda en relación con la imitación de la suela de las zapatillas, pero el Tribunal entiende que no deja de tratarse de un elemento puramente accesorio, en cuanto no resulta visible ni en la ordinaria presentación ni en el uso, no considerándose un elemento especial.
Por último, según un estudio aportado por Adidas al proceso, únicamente el 43% de los consumidores vinculan Stan Smith a Adidas y el resto desconoce absolutamente que se trate de unas zapatillas de la marca alemana.
Por lo tanto, la falta de singularidad competitiva de las zapatillas Stan Smith impide apreciar la imitación, máxime cuando comparten las mismas características generales con los productos de múltiples competidores, en los que igualmente podría e inspirado la creación de las demandadas.
Nuevamente, el Tribunal, al igual que el juez en primera instancia, entiende que no queda demostrado el aprovechamiento del esfuerzo o de la reputación ajena, puesto que no se acredita el ahorro o reducción significativa de costes por parte de Scalpers, siendo ésta última una empresa conocida en el sector de la moda y complementos.
Recurso ante el Tribunal de Supremo.
A pesar de la nueva desestimación de las pretensiones en el caso entre Adidas y Scalpers, la parte actora aún tiene la posibilidad de interponer el recurso extraordinario por infracción procesal, llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o bien acudir ante el Tribunal Supremo mediante la interposición de un recurso de casación, en base a los artículos 466 y ss. de la LEC.
OTRAS SENTENCIAS SOBRE LAS RAYAS DE LA MARCA ADIDAS.
No es la primera vez que la marca de moda alemana sufre un varapalo en los Tribunales, puesto que hace unos años también vio desestimadas sus pretensiones en relación a su gráfico de 3 bandas.
Tribunal de Justicia de la UE (2014).
En el Asunto T 307/17, el Tribunal General de la Unión Europea – TGUE – dictó una sentencia el 19 de junio de 2019, confirmando la nulidad del registro de la marca de Adidas, consistente en 3 bandas paralelas aplicadas en cualquier dirección.
Todo ello comenzó en 2013, cuando Adidas AG solicitó una marca consistente en 3 rallas paralelas únicamente, tratándose de una marca figurativa para la Unión Europea para proteger productos en la clase 25 “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería”, que fue registrada el 21 de mayo de 2014.
Sin embargo, Shoe Branding Europe BVBA instó una solicitud de nulidad contra dicha marca al considerar que dicho signo carece de cualquier tipo de carácter distintivo, siendo lo particular que la nulidad versaba por la falta de carácter distintivo adquirido por el uso.
En este caso, el carácter distintivo de una marca adquirido por el uso es de vital importancia, ya que significa que la marca es apropiada para identificar el producto para el que se solicita el registro, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y es distintiva para diferenciar un producto de los de terceros competidores.
La División de Anulación de la EUIPO dio la razón a Shoe Branding Europe BVBA, emitiendo una resolución estimando la nulidad, considerando que la marca registrada por Adidas AG carecía de carácter distintivo, tanto intrínseco como adquirido por el uso.
Contra esta Decisión, Addias AG interpuso Recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO, basando sus alegaciones en que el gráfico de las 3 bandas había sido adquirido un carácter distintivo por el uso.
El 7 de marzo de 2017 la Sala de Recurso de la EUIPO resolvió desestimando el recurso presentado por Adidas y confirmando que la marca carece de carácter distintivo, no habiendo aportado Adidas ninguna prueba que demuestre que el signo haya adquirido carácter distintivo con el uso.
Adidas AG, no conforme con la resolución, interpuso nuevo recurso ante el TGUE, recurso que fue desestimado nuevamente.
Respecto a la sentencia sobre las 3 rayas de la marca Adidas, el TGUE confirma la nulidad de la marca de la UE nº 12442166 de Adidas mediante Sentencia en fecha 19 de junio de 2019, al no demostrar que la marca había adquirido carácter distintivo en todo el territorio de la Unión Europea, como consecuencia del uso que se había hecho de ella.
Por lo anterior, el TGUE observa que la EUIPO no cometió ningún error en la apreciación de las pruebas de uso aportadas por Adidas AG, no demostrando que la marca controvertida hubiera sido utilizada en el territorio de la Unión Europea y que ésta hubiera adquirido carácter distintivo en todo ese territorio, ya que únicamente aportó prueba que hacía referencia a 5 estados miembros, no pudiéndose extrapolar dicha prueba a todo el territorio de la Unión.
Dicha resolución no fue recurrida ante el TJUE.
Conclusiones
En base a lo expuesto no nos queda más que concluir con que en el presente caso, estando enfrentadas dos marcas muy conocidas en el mercado de la moda, no todo vale para demostrar que tu diseño y tu marca es suficiente para considerarlo como un acto de imitación desleal.
Es frecuente en el mundo de la moda que cuando algo se pone “de moda”, todos los fabricantes rápidamente saquen algo similar a aquello que se ha convertido tendencia, pudiendo en casos llegar a los actos de competencia desleal alegados por Adidas en el caso que hemos analizado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que las compañías se aprovechen de una corriente estética particular no siempre significa que por sí mismo sea un acto de imitación, debiendo tener muy claro cuáles son los límites establecidos legalmente.
Si te ha gustado este artículo, no te pierdas nuestro post en el que te contamos cómo Manolo Blahnik gana una batalla legal de 22 años por el nombre de su marca en China.
Y si tienes cualquier pregunta sobre un acto de imitación o cualquier otro relacionado con competencia desleal o relacionado con la propiedad industrial, no dudes en contactarnos, puesto que en Garrido y Doñaque contamos con un equipo de abogados expertos en competencia desleal que estarán encantados de poder ayudarte.
FDO. Raúl Sierra Barajas.