Reivindicación de marca

REIVINDICACION DE MARCA SIGNIFICADO

Establece la Jurisprudencia que la reivindicación de marca o nombre comercial es un modo de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado “con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual”, según lo que determina el art. 2 de la Ley de Marcas.

Lo que la ley ofrece es un mecanismo para que tratemos de obtener la propiedad de esa marca que hemos venido utilizando en el mercado y que un tercero ha registrado de mala fe y en perjuicio de nuestros derechos. A ese mecanismo legal se le denomina acción de reivindicación de marca.

Este caso se puede dar tanto cuando tenemos registrado un signo prioritario y no hemos presentado oposición ante la OEPM contra el registro de esa marca o, bien, cuando no tenemos signo registrado pero venimos utilizando en el mercado esa denominación que un tercero ha registrado de mala fe.

Para que la reivindicación de marca se ejercite con todas las garantías tiene que haber mediado mala fe por parte del tercero que ha registro la marca que hemos venido utilizando en el mercado.

En cualquier caso, es preciso probar: en primer lugar que hemos usado el signo anteriormente. Y en segundo lugar, que el registro de la marca fue solicitado con fraude de nuestros derechos o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto a nosotros.

Establece la Jurisprudencia que el fraude de los derechos del demandante se produce cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía usando el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado. Y también, cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo, la actuación del perjudicado en el mercado.

Además, la ley nos permite ejercitar la reivindicación de marca para adquirir la titularidad del signo registrada de contrario y, también, solicitar la declaración de nulidad del signo ilícitamente solicitado (Art. 51 y 52 Ley de Marcas). Pudiéndose incluso ejercitar ambas acciones (reivindicatoria y de nulidad) en el mismo procedimiento.

REIVINDICACION DE MARCA QUÉ ES

Como hemos indicado, con la reivindicación de marca la ley nos ofrece la posibilidad de recuperar la marca que ha caído en manos ajenas fraudulentamente.

La acción de reivindicación de marca solo se puede solicitar iniciando un procedimiento judicial de marca que sería tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil competente territorialmente. Para ello es necesaria la presentación de demanda conforme a lo que nos exige la ley, con asistencia de abogado y procurador.

Concretamente, el art. 2 de la Ley de Marcas establece que cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de derechos o con violación de una obligación, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los Tribunales la propiedad de la marca.  Por este motivo, podrá ejercitar la oportuna acción reivindicatoria siempre que no hayan transcurrido  cinco años a contar desde la publicación del registro o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la OEPM para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca.

En tal caso, la persona física o jurídica que se entiende agraviada por este hecho puede presentar la demanda de reivindicación de marca por estos motivos.

Como hemos advertido anteriormente, en este tipo de procedimiento en muy importante la prueba de la que nos tenemos que valer en juicio para que nuestra reivindicación de marca prospere.

Y es que para ejercer esta acción judicial frente a un tercero e impedir que actúe en el mercado a través de esa marca , se ha de probar primeramente que este tercero conoce que usted ya usaba en el mercado la denominación. Finalmente también hay que demostrar que el infractor lo único que pretende es obstaculizarle el desarrollo normal en el mercado o aprovecharse de su prestigio.

Es decir, para recuperar la posesión de nuestra marca mediante la acción de reivindicación de marca se deben acreditar dos cosas: que el signo distintivo en cuestión era nuestro antes de que se presentase el fraudulento registro y que ha existido mala fe por parte de quien ha obtenido el registro de la marca.

El plazo que nos otorga la ley para ejercitar la reivindicación de marca es de cinco años, computables desde la publicación del registro de la marca o bien desde el momento en que la marca registrada hubiese comenzado a ser utilizada conforme a las previsiones del art. 39 de la Ley de Marcas.

En el supuesto de que fuera estimada la acción de reivindicación de marca, la Sentencia mandaría orden a la OEPM para que se transfiera la propiedad de la marca a favor del perjudicado.

REIVINDICACION DE MARCA EJEMPLOS

Para ponernos en situación y ver con mayor claridad cuando concurren estos casos en los que han violado nuestros derechos y podemos iniciar una acción de reivindicación de marca, enumeramos los siguientes supuestos a modo de ejemplos:

1. Existe una relación contractual entre dos empresas en la que una de ellas es el agente o distribuidor y éstos registran la marca de aquella incumpliendo el contrato existente entre ambas, pues ha registrado la marca en abuso de confianza y en incumplimiento del deber de fidelidad.
2. Un ex empleado o ex socio registra la marca ante la OEPM a sabiendas de que no es el creador de la misma y que pertenece a su anterior jefe o socio que la viene usando en el mercado pero que no la tiene registrada.
3. Un colaborador de nuestra empresa registra nuestra marca, con conocimiento de la existencia de ésta, registra otra marca idéntica para abrir un nuevo negocio como el nuestro y atraer a nuestros clientes haciéndoles creer que somos la misma empresa o empresas colaboradoras.

La conclusión que sacamos a estas situaciones es que es muy importante que tengamos nuestra marca debidamente registrada ante la OEPM. Y no solo eso, sino que, además, hagamos una labor de vigilancia constante para evitar el registro de cualquier signo similar o idéntico al nuestro mediante la oportuna presentación de la oposición y hacer valer nuestros derechos prioritarios.

En Garrido y Doñaque podemos ayudarte a evitar que se produzcan estos fraudes por terceros que intentan acceder al registro de la marca de mala fe y a conciencia de que tú eres el verdadero creador o titular de esa marca que pretende registrar violando tus derechos.