Reclamar dominio

Un nombre de dominio – o simplemente, dominio -, es un nombre fácil de recordar asociado a una dirección IP física de Internet. Se trata del nombre único que se muestra después del signo @ en las direcciones de correo y después de www. en las direcciones web. En definitiva, sería una dirección de un lugar en Internet.

Sin embargo, en la práctica, un dominio es una marca en Internet, ya que identifica de manera exclusiva y única a tu empresa en Internet, puesto que no pueden existir dos dominios idénticos. Los clientes usarán el nombre de dominio para acceder a la página web oficial o a los servicios que ofrezca la empresa en Internet.

CÓMO RECLAMAR EL DOMINIO ASOCIADO A UNA MARCA REGISTRADA

Existen dos tipos de dominio: En primer lugar, los dominios que se organizan por TLDs (Top Level Domain), y son los dominios de primer nivel que hacen referencia al tipo de servicio que designan o al país o región donde se alberga el servicio. Los más habituales son .com, .net o .org.

En segundo lugar están los ccTLDs (Country Code Top Level Domain), que son gestionados por los propios países o región correspondiente, estando éstos reservados a empresas y particulares residentes en el país en cuestión. En el caso de España sería .es, o en Francia .fr, por ejemplo.

Para registrar el nombre de dominio hay que acudir a un registrador o host de dominios, elegir un nombre que nadie más use y pagar una cuota para ser su propietario.

Un registrador suele ser una organización que tiene acceso al Registro y por lo tanto lleva a cabo el registro de nombres de dominio.

El host de dominios es un servicio de Internet que gestiona nombres de dominio. Con los registros del sistema de nombres de dominio (DNS), estos host conectan el nombre de un dominio con sitios web y con diferentes servicios web, como el del correo electrónico.

¿SE PUEDE RECLAMAR UN DOMINIO?

Los problemas más habituales de los dominios en internet son debido al uso por parte de un tercero sin autorización de términos que se asemejan o son idénticos a la marca titularidad de una empresa. Este hecho, que supone en la mayoría de casos una mala fe del titular del dominio fraudulento, utiliza el buen nombre de otra empresa en beneficio propio, generando un perjuicio económico y reputacional para el titular marcario. Los casos más habituales que vemos son:

• Usurpación del dominio asociado a un nombre comercial registrado. Es una de las prácticas más habituales, ya que se utiliza de manera fraudulenta el nombre comercial en Internet para captar a los clientes de una empresa.
• Utilización de un dominio idéntica o similar a una marca en el mercado. El objetivo también es aprovecharse del reconocimiento de una marca en el mercado a través de un dominio similar, utilizando erratas para distanciarlo de la marca registrada, o idéntica, si el titular marcario no la tiene registrada.
• Redirigir el tráfico. No solo se compra el dominio asociado al nombre comercial, sino también el de los competidores principales en dicho mercado para que cualquier búsqueda se redirija a la página principal.

VENTAJAS DE TENER UNA MARCA REGISTRADA PARA RECLAMAR UN DOMINIO

Tener la marca de tu empresa registrada supone una ventaja importante frente a un dominio fraudulento, ya que si el que ha registrado el dominio en Internet, se asemeja o es idéntico a tu marca, podrás oponerte frente a él, ya que los Tribunales vienen reconociendo el nombre de dominio como el signo distintivo de una empresa en Internet, equiparándolo por lo tanto a la protección por infracción de marca “offline”.

En el artículo 34.3 e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se extiende el ius prohibendi que ostenta todo titular registral a la utilización de la marca como nombre de dominio.

Por su parte, los Tribunales consideran que el nombre de dominio cumple en Internet la función de marca “En tanto que sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en Internet de las mismas funciones que las marcas, dando lugar a “cibermarcas” que infringen el derecho de exclusiva que confiere la marca” (SAP Barcelona, Sección 15, de 20 de marzo de 2014 de 4 de diciembre de 2013).

VÍAS DE RECLAMACIÓN SEGÚN EL TIPO DE DOMINIO

Si estamos ante un dominio TLDs (Top Level Domain) el órgano regulador y ante el que se debe iniciar la reclamación es a través de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Si estamos ante un dominio ccTLDs (Country Code Top Level Domain), en España el órgano gestor es Red.es.

PROCESO DE RECLAMACIÓN DE UN DOMINIO.

En el caso de que sea titular de una marca y un tercero haya registrado un dominio con el nombre su marca, lo más recomendable en primer lugar sería la remisión de un requerimiento, informando de la existencia de la marca, y de que el uso que se está haciendo del nombre dominio supone una infracción marcaria, requiriendo al titular del dominio para que cese en el uso del dominio.

Por otro lado, si el titular del dominio no responde o la respuesta sea negativa, para reclamar un dominio será necesario o bien acudir a la vía judicial o bien a la vía arbitral.

La vía judicial tiene el inconveniente de los costes tanto económicos como temporales, aunque las posibilidades de solicitar indemnizaciones por los daños producidos son un aliciente para optar por esta vía en determinadas ocasiones.

La vía arbitral, no permite reclamación de daños y perjuicios, sino tan solo la nulidad o reivindicación del dominio infractor, pero es más económica y rápida, por lo que si no ha habido daños, nosotros siempre recomendamos acudir a la solución extrajudicial, ante la OMPI o Red.es, dependiendo del tipo de dominio.

Esta última es la actuación más económica y rápida para el titular marcario que ha visto lesionado sus derechos, para poder reclamar un dominio.

Como apuntábamos, si se acude a la vía judicial, el tiempo de resolución es mucho mayor que en el caso de la vía extrajudicial (alrededor de un año como mínimo, en detrimento de los 45-90 días del arbitraje), además del problema de tener que ejecutar la sentencia, alargando los plazos en mayor medida.

Pero también es cierto que la vía arbitral exige una serie de características para poder acudir a ella. Los requisitos para que una demanda sea estimada es necesario que:

• El nombre de dominio registrado por el titular del dominio debe ser idéntico o similar hasta el punto de generar confusión en relación con:
  • Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad intelectual protegidos en España.
  • Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
  • Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos estatales.
• El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.
• El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A la vista del contenido que exista en la web con el dominio fraudulento, se determinará si existe mala fe o no, a través de:
  • Registros o adquisiciones por parte del titular del dominio con el fin de vender, alquilar o ceder el nombre de dominio al titular de la marca que posee derechos previos o a un competidor de ésta, por un valor cierto que supera el coste documentado está relacionado directamente con el nombre de dominio.
  • Que el titular del dominio haya registrado el nombre de dominio para impedir que el titular de la marca registrada la pueda utilizar, siempre y cuando el titular del dominio haya desarrollado una actividad de la misma índole.
  • Que el titular del dominio haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
  • Que el titular del dominio incite de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de generar riesgo de confusión entre el titular del dominio y el titular de la marca registrada.
  • Que el titular del dominio haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del titular marcario.

El procedimiento extrajudicial en materia de nombres de dominio ante Red.es tiene 5 etapas:

• Presentación de la demanda ante el proveedor autorizando por Red.es
• Presentación de un escrito de contestación por parte del titular de la marca registrada.
• El nombramiento de un experto que resolverá la controversia que será nombrado por el proveedor.
• Resolución por parte del experto y su notificación a las partes, registradores interesados y a Red.es.
• La ejecución de la resolución del experto por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que se tenga que cancelar o ceder el nombre de dominio al titular marcario.

CONCLUSIONES

Por lo tanto, si eres titular de una marca registrada y tus derechos se están viendo afectados por un titular de un dominio fraudulento, existen acciones para evitar que se lesionen los derechos otorgados por el registro y poder reclamar ese dominio.

Tanto acudiendo a la vía judicial como a la vía extrajudicial, son las principales vías para poder reclamar un dominio a su titular, para evitar que se siga utilizando en el tráfico mercantil con mala fe, pudiendo retirar el dominio de Internet o cediéndoselo al titular marcario, para que se evite un riesgo de confusión en el mercado.

No obstante, si tiene cualquier duda al respecto, no dude de contactar con nosotros, ya que en Garrido&Doñaque tenemos a los mejores especialistas en propiedad industrial e intelectual.

Raúl Sierra Barajas.