Prueba de uso en el derecho de marcas

Prueba de uso qué es

 
La petición de prueba de uso en el marco de un procedimiento de oposición, caducidad, nulidad o violación de marca, no es más que pedir al contrario, que demuestre que efectivamente utiliza todas las marcas y/o nombres comerciales de los que es titular. Sólo se podrá pedir prueba de uso respecto de una marca o nombre comercial que tenga más de cinco años.
 

Prueba de uso en el derecho de marcas

Procedimiento de oposición: Procedimiento

 
Aunque ya no es ninguna novedad, desde Garrido y Doñaque queríamos resaltar la ya existente posibilidad –desde 2019- de pedir prueba de uso en un procedimiento de oposición frente a la Oficina de Patentes y Marcas Española (OEPM). Introducción que no es baladí, puesto que a pesar de que el Reglamento (UE) 2017/2001 sobre Marca de la Unión Europea ya permitía esta práctica, la prueba de uso no podía solicitarse a la OEPM en este tipo de procedimiento.

Una de las ventajas principales de la prueba de uso, es que se gana tiempo. Si somos la parte que ve amenazada su solicitud de marca o nombre comercial, con motivo de una oposición interpuesta contra nuestro signo distintivo, tendremos más plazo para preparar nuestras alegaciones en defensa de nuestra marca o nombre comercial.

Sin embargo, para el oponente, el plazo de un mes que la Ley establece para que dé traslado a la OEPM de la documentación que acredite el uso real y efectivo de sus signos distintivos oponentes, resulta a nuestro criterio, insuficiente, pues en la mayoría de las ocasiones resulta muy difícil organizar toda la información de la que se dispone de manera que quede perfectamente plasmado y sin ningún tipo de dudas, que las marcas y/o nombres comerciales han sido utilizados durante los últimos 5 años.
 

Prueba de uso en derecho de marcas

 
Una vez conseguida esta ardua tarea, dichas evidencias también son trasladadas al solicitante quien dispone de otro mes para presentar alegaciones.

Posteriormente, entra en juego el papel del examinador, que valorará la idoneidad y validez de las mismas.

Si la prueba de uso no fuera estimada, la oposición se desestimará. Pero si se desestimase, entonces la parte oponente saldrá victoriosa; lo que la convierte en un arma de doble filo pero una herramienta fundamental en este tipo de procedimientos.
 

Prueba de uso en el derecho de marcas

Nuestra recomendación

 
Según nuestra experiencia y a diferencia de la práctica llevada a cabo en Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la OEPM estima un porcentaje bastante bajo de las pruebas de uso presentadas por los solicitantes de signos distintivos en este tipo de procedimientos. Por lo que nosotros, siempre la recomendamos cuando consideramos que la posibilidad de superar la oposición es bastante alta o si de lo contrario, intuimos que nuestras alegaciones no van a ser estimadas, pero queremos ganar tiempo en el proceso.

En cualquier caso, el derecho no es una ciencia exacta y mucho menos, lo es el derecho marcario, por lo que para valorar el éxito registral de un signo distintivo, así como la superación de una oposición, se deberá estar al caso concreto, sus circunstancias y la de los titulares.