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¿Es lo mismo un secreto industrial que una patente?
El secreto industrial tradicionalmente se conoce como aquella información relativa a productos, procedimientos, servicios o estrategias comerciales y/o marketing cuya confidencialidad supone una ventaja añadida para una empresa, puesto que la diferencia del resto de operadores del mercado.
La característica principal del secreto industrial es precisamente el carácter confidencial de la información, puesto que a través de esta figura lo que se pretende es evitar que los competidores sepan alguna ventaja técnica o comercial que supone una ventaja competitiva para su titular.
Por su parte, la patente es un derecho exclusivo que se otorga por su registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Oficina Europea de Patentes o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en qué forma desea hacerlo, con la contrapartida de que la patente será publicada y conocida por el público general, además de tener una duración limitada en el tiempo – 20 años.
Es decir, la patente otorga la exclusiva de la fabricación y venta de dicha invención durante esos 20 años. Nadie más podrá utilizarla sin expresa autorización del titular de la patente. Existen diferentes tipos de patentes, los cuales puedes conocer en nuestra publicación.
¿Qué diferencia hay entre patente y secreto industrial?
La diferencia entre patente y secreto industrial radica en ese carácter “secreto” de la información, puesto que la patente se trata de un título de propiedad que reconoce el derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, impidiendo a terceros su fabricación, venta o uso sin consentimiento expreso del titular, con la contraposición que la invención devendrá pública para su conocimiento.
En segundo lugar, una de las principales diferencias entre patente y secreto industrial es la duración, puesto que en el caso de la patente existe una duración máxima de 20 años, momento en el cual la patente devendrá pública y cualquiera podrá utilizarla, mientras que el secreto industrial, tanto en cuanto éste sea secreto, no devendrá público en un periodo de tiempo determinado.
En tercer lugar, otra de las diferencias entre patente y secreto industrial es la exclusión de terceros para el desarrollo de un mismo producto/procedimiento, puesto que a través del secreto industrial no se puede impedir a un tercero el mismo producto mediante un procedimiento independiente o mediante ingeniería inversa.
Por su lado, la patente si permite excluir a terceros la reproducción del producto final objeto de patente o bien el procedimiento patentado por el cual se obtiene un producto, dependiendo del tipo de patente en el que nos encontremos.
Registro de la Propiedad Intelectual
En contraposición a las patentes, los secretos industriales no pueden ser protegidos ante ningún registro, puesto que no existe ninguna previsión que lo establezca, ni en la Ley 27/2015, de 24 de julio, de Patentes, ni en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ni en el Reglamento Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
La única forma de proteger legalmente un secreto industrial en España es a través de cláusulas contractuales firmadas entre las partes. Al ser un documento privado entre las partes, serán éstas las que establezcan las obligaciones para la protección de la información transmitida.
No obstante, sí existe la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales que protege los secretos industriales o empresariales frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación de la información constitutiva de aquél que resulte ilícita o tenga un origen ilícito.
Acuerdos y contratos
Los secretos industriales tienen un valor muy alto para las empresas, puesto que suponen una ventaja competitiva respecto a sus competidores en el mercado. Por ello, deben ser protegidos de manera adecuada para evitar “fugas”, bien sea a través de ciberataques o, más comúnmente, en el propio seno de la empresa.
Por ello, tal y como se ha reiterado jurisprudencialmente, las medidas deberán adoptar “medidas razonables” para garantizar la seguridad de sus bienes intangibles confidenciales, yendo estas medidas desde la introducción de un plan de protección de los secretos a la firma de contratos de confidencialidad con las personas que tengan acceso a dicha información.
Los métodos más habituales para proteger los secretos industriales son:
- Creación de acuerdos, políticas, procedimientos y registros para establecer y documentar la protección de los secretos industriales.
Lo más habitual en este sentido es la creación de los acuerdos de confidencialidad y no divulgación, que deberán firmar aquellos empleados o terceros agentes que tengan acceso a la información confidencial.
También es prueba del esfuerzo de la empresa en proteger sus secretos industriales el hecho de tener una política corporativa general para mantener la salvaguarda de la información confidencial, así como la elaboración de procedimientos para acreditar que de manera efectiva se aplican dichas políticas, siempre y cuando estas políticas se realicen de manera constante y uniforme en el tiempo.
- Adopción de medidas físicas y electrónicas para salvaguardar la seguridad y confidencialidad.
La mayoría de las empresas deben asegurar la seguridad física y electrónica para mantener la confidencialidad de los secretos industriales. Este requisito es fundamental para los Tribunales, puesto que si no se aplican restricciones de este tipo es habitual que consideren que no se ha realizado una “diligencia debida” para el mantenimiento de la información confidencial.
Por ello, las empresas deberán proteger dicha información a través de un plan del sistema de seguridad, tanto en las instalaciones físicas donde se aloje la información confidencial, como las informáticas, a través de distintas vías para restringir el acceso telemático a los secretos industriales, debiéndose actualizándose y mejorando de manera continuada en el tiempo.
Por consiguiente, el Tribunal puede considerar no suficiente para el mantenimiento de la información como secreto industrial, el hecho de adoptar medidas de seguridad y no haberlas actualizado en los últimos 5/10 años, puesto que en la actualidad existen sistemas de seguridad mucho más avanzados que en las décadas anteriores, tanto a nivel físico como electrónico.
- Evaluación de los riesgos para así establecer las vulnerabilidades principales de los secretos industriales.
Es necesario definir de manera clara cuál es la información que se considera confidencial, para así dejar constancia de ellos en un registro interno, bien sea físicamente o a través de medios electrónicos – como blockchain -, evaluando conjuntamente los riesgos derivados de la sustracción de dicha información confidencial.
- Establecimiento de métodos de actuación de diligencia debida y gestión al acceso de terceros externos a la empresa.
Debido a la larga cadena de procesos que hay desde la creación de un producto y/o servicio hasta su comercialización al cliente final, es posible que socios, proveedores, distribuidores, etc., tengan acceso a los secretos industriales con el fin de fabricar, desarrollar o distribuir el producto o el servicio en cuestión.
Por ello, es vital tener fuertes acuerdos de confidencialidad, secreto y no competencia post-contractual, para que los agentes externos a la empresa desarrollen el objeto del contrato con la diligencia debida.
En este sentido, la empresa deberá realizar exámenes continuos de los procedimientos establecidos para mantener la información confidencial y comunicar de forma periódica a sus externos sus expectativas en lo referente a la protección de los secretos industriales.
- Constitución de un equipo informático para garantizar la protección a la información confidencial.
Es recomendable delegar en un responsable que garantice la seguridad de los secretos industriales. Los tribunales han declarado que no contratar a esta figura puede suponer la consideración de no ser secreto empresarial la información divulgada por no haber adoptado las medidas seguridad pertinentes.
Así, establecer un equipo o representación de personas “de seguridad” que vigilen el cumplimiento las políticas de protección de los secretos industriales es altamente recomendable.
- Formación y fortalecimiento de las cualidades de los empleados y terceros externos que tengan acceso a la información confidencial.
La formación es esencial para que tanto los empleados como terceros externos conozcan qué se espera por parte de la empresa de ellos cuando tengan que tratar con la información confidencial.
Esta falta de formación ha sido apreciada por los Tribunales suficiente para no declarar la información divulgada como secreto industrial, por lo que es aconsejable formar a los empleados y terceros sobre qué es confidencial y lo que no lo es.
- Supervisión continua de los resultados de las medidas adoptadas por la empresa.
No solo basta con crear un sistema de protección de los secretos industriales en un momento puntual, sino que estos métodos, procedimientos, sistemas, etc., deben ser revisados y renovados de manera continua y constante en el tiempo para mantener una coherencia y garantizar su finalidad, que es la de asegurar el secreto industrial.
En este sentido, se deberán adoptar sistemas de medidas correctivas y actualizaciones en los sistemas físicos y electrónicos de protección de los secretos para elaborar un plan de respuesta rápida, detectar las vulnerabilidades existentes para elaborar un plan de respuesta rápida.
- Adopción de medidas coercitivas y disciplinarias y mejora continua de las políticas y procedimientos encaminados a proteger los secretos industriales.
Es necesario hacer un hincapié en el fortalecimiento de la seguridad en la cadena de suministro y en la rotación de empleados entre diferentes empresas competidores, para evitar posibles fugas de secretos industriales.
Por ello es necesario poner en marcha elementos que puedan garantizar la protección de los secretos industriales, para evitar riesgos innecesarios a través de la adopción de medidas de seguridad para evitar que se sustraiga información confidencial.
Requisitos de la OEPM
La gran diferencia entre la patente y el secreto industrial es que, como hemos visto, la información confidencial no se puede proteger a través del registro, por lo que se debe realizar un esfuerzo en protegerlo a través de fuertes acuerdos de confidencialidad y medidas de protección para evitar fugas de información a terceros competidores.
Por su parte, la patente permite su registro, a nivel nacional ante la OEPM, pero también ser permite un registro europeo ante la EPO e internacional a través de la OMPI.
La patente, sin embargo, tiene unos requisitos para poder ser merecedora del derecho exclusivo que otorga el registro, puesto que necesita cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial, mientras que el secreto industrial no tiene que reunir ningún requisito para tener tal carácter, puesto que basta con que no sea conocido por el público general, únicamente por aquellos que tengan acceso a ello por razón de su empleo o mediante un contrato.
Derecho de comercializar
Otro de los aspectos que diferencia la patente del secreto industrial es la comercialización con el intangible que otorga una ventaja competitiva en el mercado.
El secreto industrial, por su carácter secreto, es más difícil de transmitir, puesto que ese secreto es precisamente lo que le otorga a la empresa una ventaja en el mercado respecto a los competidores por lo que, si quiere mantener dicha ventaja, comercializar con él no sería la opción idónea, salvo casos de transmisión/fusión/escisión de empresa, en la que la adquirente obtendrá el “know-how” de la empresa que ha adquirido y, con ello, los secretos industriales.
Sin embargo, con la patente, se puede disponer libremente como cualquier otro bien disponible, pudiéndose transmitir, ceder, hipotecar, etc.
¿Qué es mejor: el secreto industrial o la patente?
En la comparación entre la patente y el secreto industrial, una de las mayores diferencias la encontramos en la protección de la invención frente a terceros, puesto que el derecho otorgado por la patente permite excluir a terceros a desarrollar el mismo producto, mediante un procedimiento independiente o mediante ingeniería inversa.
En contraposición, si ese desarrollo se lleva por secreto industrial en lugar de por patente, si alguien registra como patente un mismo producto o procedimiento puede impedir que utilices tu secreto industrial, puesto que no hay ningún derecho prioritario del secreto industrial.
En segundo lugar, en el caso de incurrir en un proceso industrial, la patente tiene ventaja frente al secreto industrial, puesto que ya es pública y está asociada con su titular, mientras que el secreto industrial, una vez divulgado en el proceso, dejará de ser “secreto”.
Sin embargo, los secretos industriales ofrecen ventajas frente a la patente en función del tipo de información de la que se trate:
- Cuando esté protegida por medidas de seguridad y control.
- Que solo tenga acceso a dicha información personas autorizadas.
- Que se haya firmado un Contrato de Confidencialidad de manera previa.
También supone una ventaja el secreto empresarial frente a la patente en el caso de que la información no cumpla con los requisitos legales exigidos para tener la condición de patente.
En segundo lugar, el secreto empresarial tiene la ventaja frente a la patente en su duración, puesto que la patente tiene una vigencia de 20 años, mientras que el secreto puede durar de manera indefinida en el tiempo.
En tercer lugar, el proceso de registro de una patente es superior al coste de un secreto industrial, aunque no obsta a que el secreto industrial no esté exento de gastos, puesto que hay que invertir en la elaboración de Contratos de Confidencialidad, adopción y revisión de las medidas de seguridad, etc.
Por lo tanto, aunque son similares, no es lo mismo una patente que un secreto empresarial y ambas figuras se encuentran reguladas en legislaciones diferentes. Si tienen dudas acerca de cómo proteger sus bienes inmateriales, bien sea a través de patente o a través de secreto empresarial, no dude en contactar con nosotros, puesto que en Garrido y Doñaque contamos con expertos en Propiedad Industrial.
Raúl Sierra Barajas.