Marcas que no se pueden registrar

Qué no se puede registrar como marca

Antes de proceder al registro de una marca, es conveniente constatar que la misma no está incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable.

Nuestra Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (LM)  así como el Reglamento  2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea, establecen aquellas causas que impiden el registro de un signo distintivo como marca.

Tradicionalmente, se ha venido diferenciando entre prohibiciones absolutas, que son aquellas que atentan contra intereses públicos o generales, y prohibiciones relativas, referidas a intereses privados o particulares.

Las primeras, suponen que la marca tiene un problema intrínseco, es decir, referido al signo en sí mismo, y que no permite que dicha marca se pueda conceder, mientras que las prohibiciones relativas, implican que el signo no está disponible al entrar en colisión con los derechos anteriores de terceros. (existencia de una marca registrada prioritaria, marca renombrada, etc.)

Qué marcas no se pueden registrar

El artículo 5 de la mencionada Ley, recoge de manera expresa aquellos supuestos en los que un signo no podrá registrarse por estar incluido en alguna de las siguientes prohibiciones absolutas:

1. Que no cumpla los requisitos mínimos para ser considerado como una marca en función del concepto definido en el artículo 4 (“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”).
2. Que dicho signo carezca de capacidad distintiva: nos referimos a aquellos signos que pueden ser considerados como descriptivos, excesivamente simples o complejos.

Los ejemplos más comunes de signos que han sido denegados por carecer de distintividad son las marcas tridimensionales (marcas representativas de snaks o chocolatinas) y las marcas de color cuando se pretende registrar un solo color o tonalidad.

1. Los que se compongan de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

Esta prohibición tiene como objetivo evitar que, sobre una denominación o gráfico descriptivo, recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio por parte de un titular e impide a otros competidores usarlo en productos o servicios similares. Por ejemplo: “fincas y finanzas” para servicios financieros e inmobiliarios o “el seguro de mi tienda” para servicios de seguros.

1. Que la marca que queremos registrar se haya convertido en habitual o usual en el lenguaje común como sería el caso de “burofax” o “personal trainer”.
   No obstante, podrán registrarse aquellos signos que, incluyendo términos habituales, vayan acompañados de otros elementos denominativos, gráficos, etc. que doten al signo de distintividad propia.

1. Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que dé un valor sustancial a un producto”.

Ejemplo habitual son los envases de yogures con representación de su contenido usual.

1. Que el signo sea contrario a la ley, orden público o buenas costumbres.
   Así, por ejemplo, la legislación deportiva española reserva en exclusiva al Comité Olímpico Español el uso del emblema de los “Juegos Olímpicos”.

Tampoco serian registrables las siglas de organizaciones ilegales  como “HERRI BATASUNA”
Otro signo considerado contrario a las buenas costumbres ha sido “¡Que buenu ye! HIJOPUTA”.

1. Que puedan inducir a error al consumidor, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.
   Este sería el caso, por ejemplo, si el signo hiciese referencia a un lugar concreto reputado en relación con determinados productos, como Suiza en relación con relojes o Bélgica para chocolates.

Otra marca denegada ha sido “MAS CAFÉ” por poder aplicarse a productos que no contienen café. 

1. Que seansignos que identifiquen vinos o bebidas espirituosas y contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica, pero que esta no sea su procedencia real.  Un ejemplo claro de denegación fue la marca “DOS RUEDAS” para vinos, por ausencia de autorización del Consejo Regulador de la D.O. Rueda.
2. j) y k) Estas tres prohibiciones tienen por objeto evitar el registro como marca de signos que consistan, incluyan o imiten emblemas de Estado, símbolos oficiales u otros signos de interés público, a menos que medie la debida autorización.
   Un ejemplo de prohibición fue la marca representativa del escudo de España incluyendo signos masónicos y en la que no se aportó autorización alguna.

 

Qué no se puede registrar como marca IMPI

El artículo 6 recoge las prohibiciones relativas, y al respecto dispone que:

“No podrán registrarse como marcas los signos:

• Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios equivalentes y
• Los que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

 

¿Qué hay que entender por marca idéntica?

Una marca anterior puede considerarse idéntica al nuevo signo si se dan las dos condiciones siguientes:

• Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre son tan insignificantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta al pasar por desapercibidas.
• Los productos y/o servicios reivindicados respectivamente son idénticos.

 

¿Qué se entiende por marca anterior?

– Las marcas ya registradas con anterioridad a la fecha de presentación y que entre en alguna de las siguientes categorías:

• • Marcas españolas concedidas por la OEPM.
  • Marcas internacionales que surten efectos en España.
  • Marcas comunitarias concedidas por la EUIPO.

– Las marcas comunitarias registradas que, aun teniendo una fecha de presentación posterior a la solicitud de registro presentada ante la OEPM, hayan reivindicado la antigüedad de una marca con efectos en España, cuando la antigüedad de dichas marcas fuera anterior a la fecha de presentación del signo.

– Las solicitudes de marcas reseñadas en los dos puntos anteriores siempre que resulten finalmente concedidas.