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La firma británica Manolo Blahnik, tras una sentencia del Tribunal Supremo de China, ha conseguido el derecho a utilizar su nombre en China, poniendo fin a una costosa batalla legal de 22 años, a través de la cual el alto tribunal chino anuló una marca que incorporaba el nombre Manolo Blahnik y que era propiedad del empresario chino Fang Yuzhou.
La prestigiosa marca de calzado que comenzó su actividad en el año 1971 y se convirtió en una de las marcas protagonistas en la exitosa serie “Sexo en Nueva York”, quiso registrar en el año 2000 la marca “Manolo Blahnik” en China, encontrándose con que, un año antes, el empresario chino Fang Yuzhou había registrado la misma marca en China.
Varios expertos juristas han señalado que se desestimaron los recursos anteriores porque la empresa no pudo demostrar que tenía una reputación en China antes del año 2000 y porque Fang Yuzhou parecía estar utilizando de manera activa la marca para una marca de zapatos.
Esta decisión permitirá a la casa de moda vender directamente o a través de sus socios minoristas en China sus codiciados productos en el mercado de lujo de mayor crecimiento del mundo por primera vez, así como luchar contra las falsificaciones que se venden en el país y que se exportan desde él. Kristina Blahnik, CEO de la marca y sobrina del famoso diseñador español, declaró que “esta batalla legal era un gran agujero en nuestra existencia”.
Nuestra directora, Diana Garrido fue consultada sobre esta noticia por Televisión Española para ofrecer su experta opinión sobre este conflicto mundialmente conocido. En este vídeo puedes ver sus declaraciones en el Telediario del pasado 22 de julio de 2022.
Es probable que la decisión sirva de barómetro para otras marcas extranjeras enzarzadas en disputas. «Podría ser un caso emblemático no sólo para otras marcas de lujo, sino también para marcas como Muji (minorista japonés), que lleva 20 años en una batalla de marcas», dijo Rieko Michishita, veterano abogado de propiedad intelectual en China del bufete de abogados Bird & Bird.
No obstante, muchos se estarán preguntando, ¿por qué se dan estas situaciones en China? Nosotros vamos a darles respuesta a sus dudas.
¿Cómo es el sistema de registro de marcas en China?
Muchas de las grandes empresas occidentales se han encontrado con un gran obstáculo en China para lograr la protección de sus marcas, diseños y patentes. La protección de los derechos de propiedad industrial es un tema muy crítico en China y supone una gran fuente de problemas y preocupaciones para las empresas extranjeras que quieren operar en dicho país.
Aunque sí que es cierto que la situación ha ido mejorando en los últimos años debido a que las autoridades chinas han venido actualizando la legislación nacional de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es necesario tomar una serie de precauciones previas a la introducción de la marca y los productos y/o servicios en China, para poder adoptar medidas destinadas a minimizar el riesgo de copia o de falsificaciones, imprescindible para la defensa de sus marcas.
China tiene un sistema de marcas «primero en presentar», que ha dejado a muchas empresas extranjeras vulnerables a los «piratas» que intentan vender marcas cuando esas empresas entran en China. Incluso los pequeños diseñadores británicos de nueva creación se encuentran con que sus nombres ya han sido registrados en China, según un abogado familiarizado con estos casos.
Si quieres saber más sobre cómo es este proceso en otras partes del mundo, te recomendamos leer nuestro post sobre el registro mundial de marcas.
Importancia del registro de marcas preventivo en China
Como hemos dicho, en China rige el principio de quién solicite el registro de una marca en primer lugar tiene preferencia, no pudiendo después alegar otra empresa que lleva años usando la misma marca sin haberla registrado. Por ello, una de las primeras recomendaciones es recomendable adelantarse mediante registros preventivos, aunque aún no se haya tomado una decisión sobre la entrada en el mercado chino.
Con este registro preventivo, evitamos uno de los riesgos de no tener la marca registrada que es muy habitual en el tráfico económico, a través del cual agentes o distribuidores que asisten a ferias para localizar marcas extranjeras de interés que todavía no están registradas en China, así se adelantan y realizan ellos el registro.
A veces la intención es simplemente la de pedir un “rescate” por estas marcas, mientras que otras veces pretenden utilizarlas para sus propios productos. Para evitar esta práctica, llamada “secuestro de marca”, es recomendable iniciar los trámites de registro antes de realizar labores de promoción de producto en China.
Otro de los supuestos habituales es cuando un operador extranjero pretende fabricar sus productos en China a través de un “Original Equipment Manufactores” (OEM), aunque se fabrique en China únicamente con la finalidad de exportación, puesto que muchas veces el fabricante OEM registra la marca por su cuenta y puede llegar a bloquear los envíos fuera del país para poder “chantajear” al empresario y obtener mayores beneficios contractuales.
En vista de las prácticas anteriormente descritas, el legislador chino ha procurado con la última modificación de la Ley de Marcas, por un lado suavizar los efectos del “first to file” que concede prioridad al primero que registra, y por otro minimizar prácticas como los citados secuestros de marca.
Esto se ha llevado a cabo mediante la inclusión de la cláusula de la necesidad de uso y registro de marcas de buena fe (finalidad legítima para usar y registrar la marca), medidas contra agentes que registran marcas de mala fe y mediante una modificación en los artículos referentes a la protección de marcas internacionalmente reconocidas, o “well-known trademarks”.
Casos de éxito de registros de marca en China
No obstante, esta reciente sentencia no es la primera victoria que se da en China, puesto que en los últimos años cada vez más empresas extranjeras han logrado ganar disputas ante los tribunales chinos, a pesar de su carácter proteccionista hacia las empresas locales.
Diseño industrial. Jaguar/Land Rover versus Landwind.
Uno de los casos más famosos está relacionado con un plagio de un diseño industrial. En el año 2011, el grupo automotriz Jaguar/Land Rover se adentró en el segmento de los SUV compactos lanzando al mercado el Range Rover Evoque, vehículo que obtuvo un éxito inmediato en todo el mundo, además de numerosos reconocimientos por su diseño, puesto que ganó el “2012 World Design Car Of The Year”.
Este hecho provocó que el fabricante de automóviles chino Landwind, viendo el éxito cosechado por el SUV compacto de la firma británica, lanzara un vehículo con un diseño muy similar al ofrecido por Land Rover, denominado Landwind X7.
Tras iniciar la batalla legal en el año 2014 finalmente, en el año 2019, los Tribunales de Beijing dieron la razón a la firma británica, ordenando el cese de la producción y venta del stock disponible, debiendo indemnizar a Jaguar/Land Rover por plagio de su diseño.
En concreto, el tribunal dictaminó que el Landwind X7 tenía “cinco características únicas copiadas del Range Rover Evoque, lo que generó una gran confusión entre los consumidores”.
En su momento, las declaraciones del director jurídico del grupo británico fueron las siguientes: “Acogemos con beneplácito esta decisión del Tribunal de Beijing, que refuerza nuestra confianza para invertir en China y en la imparcialidad de la adjudicación de propiedad intelectual en los tribunales chinos.
Esta decisión es una clara señal de que la ley se está implementando de manera adecuada para proteger a los consumidores y defender sus derechos para que no se confundan, al tiempo que protegen la inversión empresarial en diseño e innovación”.
Hasta ese momento, otros grupos automotrices como General Motors, Mercedes-Benz, BMW o Toyota habían perdido juicios similares, por lo que se puede considerar una gran victoria para el grupo Jaguar/Land Rover.
Infracción marcaria y competencia desleal. New Balance versus New Barlun
El segundo caso que traemos está relacionado con las famosas zapatillas New Balance. En el año 2020 el Tribunal Popular del Nuevo Distrito de Pudong condenó a New Barlum a pagar 1,5 millones de dólares a New Balance por competencia desleal.
A principios de los años 2000, varias empresas chinas comenzaron a comercializar zapatillas cuya silueta era muy parecida al modelo “547” de New Balance, incorporando también la “N” que llevan en los laterales las zapatillas de este fabricante. Pero en este caso se va más allá, puesto que no solo existían similitudes en el diseño de la zapatilla, sino que también las denominaciones eran muy similares, ya que se vendían por diferentes oferentes chinos bajo las marcas “New Boom”, “New Barlun” o “New Bunren”. Todas estas denominaciones en chino tienen una pronunciación muy parecida a New Balance.
New Balance demandó a New Barlun alegando que éstos usaban un logotipo muy similar al suyo, tanto en apariencia como en ubicación (en ambos lados de la zapatilla), lo cual incurría en actos de competencia desleal provocando daños a su marca y a su reputación como productor de calzado de alta calidad.
Por su parte, la demandada alegó que su marca consistente en una “N” cuenta con alteraciones respecto a la marca registrada de New Balance y que sus acciones estaban amparadas por la Ley de Marcas.
Finalmente el Tribunal argumentó que la marca “N” New Balance sirve para identificar el origen empresarial de sus productos y que, a pesar de que la marca “New Barlun” fuera una marca registrada, ésta es idéntica o similar a ella, por lo que es muy probable que pueda inducir a error. Por ello, entra en conflicto el principio básico de la buena fe porque infringe una marca ya existente de otra empresa y genera un riesgo de confusión entre ambas marcas.
En este caso el motivo de la existencia de competencia desleal es debido al enorme esfuerzo económico realizado por New Balance en China en publicidad y marketing, que ha provocado que el público relevante asocie sus zapatillas con la “N” de New Balance, esto es, New Balance es una marca renombrada en el país.
Infracción marcaria. Michael Jordan versus Qiao Dan
En este caso, la estrella de la NBA, Michael Jordan ha tenido que enfrentarse al registro de la marca Qiao Dan, que en chino significa “Michael Jordan”. Además, no solo se utiliza esta traducción al chino, sino que junto a ese nombre, se pone como logotipo al jugador de baloncesto en posición de realizar un “mate” – muy similar al usado por Nike en la línea de productos “Air Jordan”- y se utilizan como colores corporativos los colores rojos y negros, al igual que los colores usados por el equipo de la NBA “Chicago Bulls”.
En el año 2012, Michael Jordan presentó su primera demanda contra Qiaodan, al considerar que operaba un negocio basado en su nombre en mandarín y el número de su camiseta como jugador, el “23”, sin ninguna autorización de por medio.
Sin embargo, el tribunal en el año 2016 falló a favor de Qiaodan y el Alto Tribunal Popular Municipal de Beijing ratificó dicha decisión. Michael Jordan y su equipo legal decidieron elevar recurso ante el Tribunal Supremo de China el cual, en el año 2017, le dio la razón. Según entendió la máxima autoridad judicial china, Qiaodan Sports estuvo infringiendo los derechos de propiedad industrial de Michael Jordan, al utilizar de forma indebida su nombre.
Sin embargo, y a diferencia de los anteriores casos, la sentencia no exime de todos los derechos a la empresa china, puesto que le prohíbe el uso de los caracteres chinos del nombre de la estrella de la NBA, pero le permite seguir utilizando su nombre en pinyin “Qiaodan”.
Conclusiones
Con todo ello, podemos ver que tanto Manolo Blahnik, como otras empresas, poco a poco van consiguiendo hacer valer sus derechos de propiedad industrial en China, gracias a una legislación cada vez más homogeneizada con el de occidente.
Sin embargo, y a pesar de lo anterior, ¿qué medidas se deberían adoptar para proteger sus marcas en China? Pues lo principal es anticiparse y adoptar diversas estrategias de precaución siempre asesorados por abogados expertos en la materia.
En primer lugar, lo más importante es registrar la marca en China lo antes posible, puesto que es un trámite que dura unos meses y es recomendable proceder al registro lo más rápido posible, incluso con anterioridad al ingreso de nuestra empresa en el mercado chino.
Registrar la marca en su forma original, pero también en caracteres chinos, puesto que la mayoría de marcas en china se traducen. Esto además, puede suponer una mayor expansión de la empresa en el mercado chino, puesto que facilita su conocimiento.
Registrar en todas las categorías y subcategorías de bienes y servicios para evitar que terceros registren en subcategorías similares, aunque esto supone un desembolso extra que se tendría que analizar caso por caso dependiendo de la actividad económica a la que nos dediquemos.
Realizar una “due diligence” con el fin de que nuestras marcas cumplen con la legislación local.
No obstante, si tienen cualquier duda sobre cuestiones de marcas, no duden en preguntarnos, puesto que en Garrido y Doñaque contamos con los mejores especialistas en propiedad industrial e intelectual.
Raúl Sierra Barajas.