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Se está ante un caso de usurpación de marca, cuando un tercero que no se haya autorizado para su uso por el titular de la misma, lleva a cabo entre otras conductas, las siguientes:
- la aplicación de la marca o signo similar para productos amparados por la misma,
- la supresión o modificación de la marca con fines de comercio de los productos a los que se refiere dicha marca, o
- la fabricación de etiquetas, envases o embalajes, que contengan o reproduzcan la marca.
Todos ellos son ejemplos de usurpación de marcas que constituyen un delito de usurpación de marcas tipificados en el Código Penal, en los artículos 273 a 277, en los que se regulan los delitos contra la propiedad industrial.
Otro ejemplo típico de usurpación de marca se da cuando el usurpador registra localmente una marca extranjera y no cesa en la conducta ilícita hasta que el titular legítimo de la misma ingresa en el mercado local y trata de hacer uso de la misma.
Asimismo, también se consideraría un ejemplo de usurpación de marcas, la creación de sitios webs imitadores o campañas publicitarias que confundan a los consumidores haciéndoles creer que están interactuando con la marca original.
¿Qué es la usurpación de marca?
La usurpación de marca es una situación en la que una persona física o jurídica registra una marca que protege un determinado producto o servicio cuya propiedad corresponde a otro titular legítimo. Generalmente, el titular legítimo de la misma, ha tratado de conseguir que su marca sea reconocida, pero no ha procedido al registro de la misma.
Ante esta situación, el usurpador de la marca, registra la misma pero no con intención de usarla para fines comerciales, sino con el fin de obtener un beneficio económico que correspondería al propietario legítimo de la misma.
Diferencias entre usurpación y falsificación
La principal diferencia entre la usurpación y falsificación de la marca reside en que para que se considere que se ha producido la usurpación de una marca no necesariamente tiene lugar la creación de un producto, sino que podrá consistir únicamente en un uso indebido de la misma en la publicidad, comercialización o nombre de una persona jurídica.
Por tanto, la falsificación se refiere entre otros casos, a la producción y distribución de productos sin autorización de su titular, imitando dichos bienes legítimos con el fin de engañar a los consumidores y obtener un beneficio económico.
Según la Oficina Española de Patentes y Marcas, la falsificación de una marca es la incorporación o reproducción de los elementos esenciales de la misma, cuya existencia es conocida por el infractor sin el consentimiento de su propietario legítimo en los productos o servicios que se encuentran protegidos por las distintas modalidades de propiedad intelectual.
Para constituir un delito de falsificación es necesario que dicho acto se realice de forma idéntica o de manera que cause confusión y con fines comerciales.
¿Qué ley regula el delito de usurpación de marcas?
El delito de usurpación de marcas se caracteriza por atentar contra los intereses de carácter económico y comercial de sus titulares legítimos, constituyendo un ilícito penal que se encuentra recogido en los artículos 273 y 277 del Código Penal.
Dichos preceptos que contienen el delito de usurpación de marcas, se encuadran en el Capítulo XI (relativo a los delitos de la propiedad intelectual e industrial) del Título XIII, que abarca todos los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Impacto de la usurpación de marcas en las empresas: Daño en la reputación, confusión entre consumidores y pérdidas económicas.
La comisión de un delito de usurpación de marcas, genera un impacto negativo en las empresas afectadas, generando entre otras consecuencias, pérdidas económicas y daño en la reputación de la marca.
Otro efecto negativo que genera la usurpación de una marca en las empresas, es la confusión entre los consumidores puesto que, debido a la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, los métodos de comisión del delito de usurpación de marca, son cada vez más sofisticados, haciendo al consumidor más vulnerable.
Usurpación de marcas comerciales
Las principales claves para evitar la usurpación de una marca comercial serían las siguientes. Primeramente, sería conveniente el registro de la marca, ya que es fundamental para garantizar la protección y defensa de la misma frente a terceros.
Posteriormente, también es aconsejable dar a conocer la marca con el fin de que se tenga conocimiento de que el producto asociado a la misma es de su propietario legítimo. Ello se consigue mediante la elaboración de folletos, páginas web o catálogos, que servirán de prueba en el caso de que se cometa un delito de usurpación de marca.
Otra medida para prevenir los delitos de usurpación de marca es la participación en cursos de formación activa con el fin de que los propietarios de las marcas reconozcan las posibles usurpaciones y falsificaciones de marcas y el asegurarse de estar protegiendo los activos intangibles en los principales buscadores de internet por medio de las oportunas reclamaciones ante los mismos.
¿Cómo protegerse de la usurpación de marcas?
Para evitar la usurpación de una marca es esencial que la empresa que está comercializando el producto, registre su signo distintivo como una marca o nombre comercial según el caso. Esto evitará una posible usurpación de la marca, y para protegerse ante una usurpación deberán llevarse a cabo las siguientes indicaciones.
En primer lugar, es conveniente averiguar quién está llevando a cabo la usurpación de la marca e investigar sobre cuáles son los motivos que han llevado a su comisión entre los que destacan los fines comerciales y el fishing.
Posteriormente, la actuación idónea tras tener conocimiento de una usurpación de marca, será acudir a las autoridades competentes para la persecución del delito de usurpación de marcas, al tratarse de un ilícito penal contemplado en el Código Penal.
No obstante, para luchar contra la usurpación de una marca es necesario distinguir entre dos ámbitos diferentes, ya que puede tratarse de productos que ya se encuentran en el mercado español, o bien pueden ser usurpaciones de productos que se encuentran en puestos transfronterizos y van a entrar en España.
En cualquier caso, ante un delito de usurpación de marca lo recomendable antes de acudir a la vía judicial o a la policía, es tratar de contactar con el posible infractor por medio de una comunicación fehaciente, con el fin de requerirle de manera extrajudicial para que cese en la usurpación de la marca.
Finalmente, si dicha iniciativa ha resultado infructuosa, se aconseja denunciar el delito de usurpación de marca y contactar con un abogado especialista en Propiedad Industrial.
Acciones legales
El titular de una marca que se ve perjudicado por el delito de usurpación de marca podrá iniciar las siguientes acciones legales. En primer lugar, ostenta la posibilidad de ejercitar acciones prejudiciales advirtiendo al infractor de que está llevando a cabo la usurpación de su marca con el fin de que cese en su conducta sin acudir a la vía judicial.
En segundo lugar, una vez que ha tratado de conciliar o disuadir al infractor de la comisión del delito de usurpación de marca, podrá solicitar que se lleven a cabo las oportunas medidas cautelares, o bien interponer una demanda por infracción marcaria o por competencia desleal.
Adicionalmente, el titular de una marca que se ve afectado por un supuesto de usurpación de marca, podrá optar por el ejercicio de la oportuna acción penal.
En muchas ocasiones, los supuestos de usurpación de marca no constituyen un delito, sino un ilícito mercantil, por lo que la vía legal para evitar estos supuestos es la interposición de una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil correspondiente.
En este último caso se interpondrá una demanda de carácter civil solicitando al Juzgado que la marca usurpada por el infractor sea anulada con la correspondiente adjudicación de la misma a la víctima, además de una indemnización por los daños y perjuicios causados
Consecuencias legales de la usurpación de marcas
El delito de usurpación de marcas se encuentra tipificado en el artículo 274 del Código Pernal, imponiendo penas de prisión de entre uno y cuatro años, además de una pena de multa que oscila entre los 12 y los 24 meses.
Por otro lado, se impondrán penas menores de prisión y de multa para el delito de usurpación de marcas, regulado en el apartado segundo del mismo precepto, cuando la distribución o comercialización de la marca sea al por menor. Adicionalmente, las penas serán aun menores imponiéndose únicamente la pena de multa y la de trabajos en beneficio de la comunidad atendiendo a las características del culpable y el beneficio económico obtenido por la comisión del delito de usurpación de marca.
Asimismo, otra de las consecuencias legales que se prevén ante el delito de usurpación de marca es la indemnización de daños y perjuicios al afectado por dicha usurpación de marca, por los daños morales y económicos que se le hayan podido causar.
La usurpación de marcas en el entorno digital
Para comprender cuando se está ante un caso de delito de usurpación de marca, debe partirse del concepto de marca, entendiendo por tal aquel signo distintivo del que se hace uso en el ámbito del comercio, con la principal finalidad de distinguirlo de otro de su competencia.
El auge de las redes sociales y el mundo digital ha transformado la forma de adquirir los productos publicitados online, lo que a su vez ha generado la comisión de nuevas formas de comisión del delito de falsificación de productos y usurpación de marca.
Por todo lo expuesto anteriormente, resulta imprescindible su protección, lo que a su vez supondrá un desafío para los dueños de la empresa que han logrado posicionar su marca con trabajo y a menudo grandes inversiones de capital. Este gran desafío hace indiscutible la necesidad de que se implementen nuevas acciones para evitar la usurpación de la marca también en el entorno digital.
Entre las diversas medidas que puede llevar a cabo el titular legítimo de la marca destacan las siguientes:
- La adopción de estrategias adecuadas y buena gestión de un portafolio de Propiedad Intelectual, que se obtendrá mediante el correspondiente registro de la marca.
- Determinar a qué tipo de redes se debe acudir para la promoción y posicionamiento de la marca con el fin de evitar una posible usurpación de la marca.
- Contar con un paquete de medidas frente al usurpador de la marca en caso de que se cometa un delito de usurpación de marcas y el producto cuente con una plataforma de venta online.
Y recuerda, si en estos momentos te encuentras en un proceso de delito de usurpación de marca, no dudes en contactar con nuestro despacho de abogados en Madrid. En Garrido y Doñaque estamos encantados de escucharte siempre, y ayudarte ante cualquier dificultad que se te presente en tu proceso. Contacta con nosotros e infórmanos de tu caso.
Patricia Pradas