Cuánto cuesta registrar una marca en Estados Unidos

¿Cómo registrar una marca en Estados unidos?

El procedimiento de registro de una marca en Estados Unidos tiene ciertas especialidades que permiten diferenciarlo del registro en los restantes países.

En EEUU siguen el sistema first-to-use, es decir, los derechos sobre una marca  corresponden a la persona física o jurídica que haga el primer uso de la misma y continúe haciéndolo dentro dicho territorio y, aunque no es obligatorio registrarla, es muy recomendable que se haga para que quien la registre goce de una presunción legal en cuanto a su titularidad. 

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Dicho registro debe realizarse a través de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO), y un aspecto a destacar, es que a diferencia de la OEPM, la USPTO sí que rechaza de oficio nuevas solicitudes por semejanza y similitud con signos anteriores.

Recordemos que la Oficina Española de Patentes y Marcas no rechaza las solicitudes de marca si existen otras anteriores similares o idénticas, siendo el propio titular de la marca anterior quien tiene que presentar oposición para evitar que la  marca sea registrada. 

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Cuando queremos presentar una solicitud de marca en EEUU encontramos tres vías de registro las cuales se basan en el uso de la Marca:

• 1. El primero es el de 

marca en uso

• a la fecha de presentar la solicitud de registro (“

use in commerce

”). En este caso, la prueba de uso en el comercio deberá presentarse  al mismo tiempo que la solicitud de marca.

• 2. En segundo lugar, tenemos la vía del “

intent to use”,

es decir, si todavía no hemos usado la marca en el comercio, pero tenemos intención de utilizarla en un futuro. A diferencia del anterior, la declaración y pruebas de uso, deberán presentarse una vez finalizado el trámite de registro.

Esta prueba de uso, se realizará mediante fotografías de productos u de otros documentos que acrediten dicho uso en el territorio. Si dicha prueba no se presenta en un plazo máximo de dos años  desde la solicitud (seis meses prorrogables por otros tres períodos iguales), la marca se decretará abandonada y el proceso de solicitud habrá finalizado.

• Finalmente, es posible solicitar en EEUU una marca que se base en una marca anterior ya existente en otro país. En este caso no se requiere presentar prueba de uso, aunque sí se deberá aportar el certificado de registro de la marca anterior.

Antes de presentar una solicitud de registro de marca en Estados Unidos, es importante realizar un estudio preliminar para prever posibles oposiciones u objeciones que pueden surgir durante el procedimiento. El Estudio de viabilidad es un informe redactado por abogados especializados en la materia y en el que se hará constar  no solo una búsqueda de marcas similares (gráficas/fonéticas) que pudiesen entrar en conflicto, sino que además incluirá un análisis y opinión sobre las posibilidades y expectativas de registro.  

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El precio del registro de una marca en EEUU depende del tipo de estudio previo que se realice, del tipo de marca y del número de clases que se soliciten. Y por supuesto de los honorarios del agente oficial en dicho país que realice los trámites y cuyos honorarios dependerán de sus propias tarifas.

Es muy recomendable proceder a realizar todos estos trámites a través de un representante profesional que conozca el sistema de marcas en dicho país y que pueda resolver las posibles incidencias que aparezcan a lo largo del registro.

Una vez que se haya presentado la solicitud, la Marca deberá pasar un examen de forma y fondo procediéndose a la publicación de la misma en el (Official Gazette, OG) para que terceras personas puedan presentar oposiciones.

Posteriormente, la USPTO emitirá un certificado de NOA (Notice of Allowance)  en que se indicará que la marca ha sido concedida, y una vez que se haya otorgado el registro definitivo, la marca tendrá una validez de 10 años, siendo necesario que en entre el 5º y el 6º año se presente una «declaración jurada de uso» para certificar que todavía se está usando la marca en el mercado. Esta declaración deberá volverse a presentar en el año 9º y 10º junto con la renovación de la marca si se desea.

En Garrido y Doñaque contamos con corresponsales en Estados Unidos que colaboran desde hace años con nosotros para poder atender los registros de marcas de nuestros clientes.

Por tanto si necesita proteger su marca en Estados Unidos no dude en ponerse en contacto con nosotros para darle el soporte que precise para ello.

Luisa Sagristá Segura