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La caducidad de la marca viene regulada por la Ley de Marcas en los artículos 54 y siguientes y se puede definir con la pérdida de los derechos de la marca, desde el momento que se produce el hecho que provoca la caducidad de marca.
Las causas o hechos que provocan la caducidad de marca, son los siguientes:
a) Cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley.
b) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
c) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la marca, o que se hubiera hecho con su consentimiento, para los productos o servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de estos productos o servicios.
d) Cuando no se renueve en el plazo legalmente establecido
e) Por renuncia de su titular.
En el presente post nos vamos a centrar en la primera de las causas de caducidad de marca, la que se produce por falta de uso de su titular, pues como ya hemos comentado en otras ocasiones, para mantener su vigencia, la marca ha de ser usada efectivamente en el mercado.
En otros momentos estudiaremos el resto de causas de caducidad de marca.
CADUCIDAD DE LA MARCA
Como hemos visto antes, el art. 54 establece como primera causa de caducidad de las marcas la falta de uso conforme a lo previsto en el art. 39 de la ley.
Por su parte, el art. 39 establece que “Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso”
El ejercicio de la acción de caducidad de la marca se puede instar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o bien ante los Tribunales para defenderse frente a una acción de infracción de marcas.
No obstante, hemos de señalar, que hoy por hoy, aún no es posible la solicitud de caducidad de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, puesto que aunque así lo prevé la ley desde la última reforma de 2018, lo cierto es que se dio un plazo para adecuar los medios y recursos de la propia Oficina Española de Patentes y Marcas para atender este tipo de solicitudes hasta el 14 de enero de 2023. Por tanto hasta esa fecha, las solicitudes de caducidad de marcas habrán de seguir planteándose ante los Tribunales como disponía la ley antes de esta reforma.
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA CADUCIDAD DE MARCA
Por consiguiente, la declaración judicial de caducidad de una marca implica las siguientes premisas o requisitos:
- Que exista una marca con más de cinco años de antigüedad respecto de la fecha de su registro, puesto que este es el plazo mínimo para realizar un uso efectivo de la marca en cuestión.
- Que dicha marca no haya sido usada de forma efectiva y real en el mercado por su titular de forma ininterrumpida.
- Que la falta de uso no se ha debido a causa justificada. Que son circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CADUCIDAD DE MARCA
El art. 57 de la Ley de Marcas establece que “En la solicitud o demanda reconvencional de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso. No podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada.”
Si efectivamente se cumplen los requisitos establecidos, nos encontramos ante una causa de caducidad de la marca, cuya declaración por parte del Juzgado supondría la cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro y la marca dejará de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que la misma se publique en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
Como se puede observar, la ley obliga al titular de la marca que demuestre que sí está usándola real y efectivamente o que existen causas justificativas del no uso.
Por lo que se refiere a la legitimación activa para el ejercicio de la acción, se encuentra legitimada cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo. No obstante, cuando entre en vigor la reforma en el 2023 y la solicitud se realice ante la Oficina Española de Patentes y Marcas no será preciso acreditar dicho interés legítimo, pues es un requisito que eliminó la reforma.
Por lo que se refiere al tipo de procedimiento que se tramitaría, éste sería un juicio ordinario, puesto que éste es el procedimiento a seguir en materia de propiedad industrial. Las fases más importantes de este procedimiento son las siguientes:
1. Una vez admitida a trámite la demanda de caducidad de marca, el Juzgado cita a las partes para la celebración de la audiencia previa en la cual se tratan las siguientes cuestiones:
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- Se intenta llegar a un acuerdo extrajudicial.
- Se revisan las cuestiones procedimentales que se hayan planteado.
- Se fija el objeto y la cuantía del pleito
- Se procede a la proposición y admisión de la prueba.
- Se fija el día de celebración del juicio
2. En el juicio se procede a la práctica de toda la prueba propuesta, procediéndose al interrogatorio de las partes, al de los testigos y ratificaciones de peritos (en su caso). Asimismo, una vez practicada la prueba los abogados de las partes proceden a realizar las conclusiones finales. En estos supuestos, muchas veces la única prueba propuesta y admitida es la documental, en esos casos, no es necesaria la celebración del juicio y de la Audiencia Previa quedan los autos para dictar sentencia.
3. Si no existe diligencia final alguna que acuerde el juez, la última fase consiste en la Sentencia, la cual será apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente.
Si la Sentencia es favorable a la pretensión que se solicita y se declara la caducidad de la marca, se librará un oficio exhortatorio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación de la marca desde el momento en que se produjo la causa de nulidad, con independencia de lo que el procedimiento haya tardado en celebrarse.
CUESTIONES PROBATORIAS
En este tipo de acción la Ley dispone que se produce una inversión de la carga de la prueba, lo cual significa que será el titular de la marca quien tenga la carga de probar que en los últimos cinco años ha usado, de conformidad con el art. 39, la marca cuya caducidad se solicita.
Lo que se tiene que demostrar es en primer lugar, que se trate de un uso efectivo, es decir, que no debe efectuarse con carácter simbólico. Como decíamos, no debe ser una marca de cobertura simplemente. En segundo lugar, ha de ser un uso de marca acorde con la función esencial de la misma. Es decir, que sirva para identificar el origen del producto o servicio al que se refiere. De esta manera, la marca o nombre comercial distinguirá dichos productos o servicios de los que tienen otra procedencia, evitando la confusión.
En tercer lugar, se exige que el uso de marca se produzca en el mercado y para los productos y servicios que concretamente se han concedido en dicha marca. Por ejemplo, no sería un uso de marca registrada el llevado a cabo exclusivamente dentro de la empresa. Por ejemplo, una revista corporativa para los empleados no sería uso de marca registrada en el mercado.
En cuarto lugar, el uso de marca ha de dirigirse a comercializar los productos o servicios, a captar clientela y crear una cuota de mercado, acorde con la naturaleza de dichos productos o servicios y las características del mercado objetivo.
Por consiguiente, no se exige que sea un uso importante desde un punto de vista cuantitativo, sino efectivo, real.
NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES
Como ya hemos apuntado con anterioridad, la declaración de caducidad de la marca tiene como primer efecto la cancelación de dicha marca en el registro, con efectos retroactivos al momento en que comenzó la causa de caducidad, es decir, desde que ha quedado demostrado que la marca dejó de usarse.
Se ha de tener en cuenta, además, que la caducidad puede ser total o parcial, ya que es posible que una marca se esté usando pero solo para determinados productos o servicios. En tal caso, la caducidad solo afectaría a los productos que no fueron puestos en el mercado bajo es marca.
Por ejemplo, imaginemos que una marca fue registrada para productos de ropa y calzado (clase 25) y también para complementos de joyería y bisutería (clase 14). Pero con el paso del tiempo, el titular de la marca dejó de fabricar y vender esos productos de joyería y bisutería y se centró únicamente en la ropa y calzado. En caso de ejercicio contra la marca de una acción de caducidad, ésta sólo se admitiría para la clase 14 y la marca mantendría su vigencia en la clase 25.
Además, incluso si sólo hubiera mantenido el uso de la marca para calzado y no la usara en ropa, aunque ambos productos son de la misma clase 25, se podría producir la caducidad parcial en dicha clase y declarar la marca caducada para ropa únicamente. Por tanto seguiría vigente para la clase 25 únicamente para los productos de calzado.
MARCAS CADUCADAS
Las principales causas por las que alguien inicia una acción de caducidad de marca, son dos:
En primer lugar, evitar que una marca que no está siendo efectivamente utilizada en el mercado suponga un obstáculo para el registro de otra marca idéntica o similar. O bien, que exista el riesgo de que en el futuro pueda ser usada de nuevo y reactive su vigencia, con las consecuencias negativas a efectos de competencia que esto puede suponer.
En segundo lugar, es un medio de defensa habitual en un procedimiento de infracción de marca. El supuesto infractor que se ve demandado judicialmente por esta causa, puede reconvenir es decir, además de defenderse, instar a su vez un “ataque” contra la marca que le demanda para que se considere que está caducada porque no ha sido efectivamente usada en el mercado.
En Garrido y Doñaque tenemos gran experiencia en este tipo de procedimientos y hemos ayudado en muchas ocasiones a clientes a mantener la vigencia de sus marcas atacadas por caducidad o, en caso contrario, a conseguir la caducidad de marcas que ya no están siendo usadas. Si te encuentras en alguna de estas tesituras, no dudes en contactar.
Por último, sólo añadir que si queréis más información sobre el tema del uso efectivo de las marcas y de las pruebas que se precisan para demostrarlo, podéis acudir a nuestro anterior artículo relativo a este tema.